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美國商標(biāo)申請的正確打開方式

在本人十幾年的代理職業(yè)生涯中，不乏看到一些客戶僅以價(jià)格高低為標(biāo)準(zhǔn)選擇合作代理機(jī)構(gòu)或者律所，有的甚至將公司一批次涉及多個(gè)國家的涉外商標(biāo)申請依據(jù)每國最低價(jià)格分包給不同的合作代理機(jī)構(gòu)和律所。這種方式看似“精明”、“合算”，但知識產(chǎn)權(quán)絕非有形的產(chǎn)品，其價(jià)值不能簡單通過成本合算出來，因?yàn)槊恳患暾埡竺姘舜砣撕吐蓭煹呢S富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和高水平的專業(yè)素養(yǎng)。業(yè)內(nèi)人士均知，美國商是目前世界上商標(biāo)申請程序比較復(fù)雜且駁回率比較高的國家之一，本篇文章以美國為例，和大家一起分享美國商標(biāo)申請的那些事兒，探討您的美國商標(biāo)申請?jiān)撊绾?ldquo;正確打開”。

一、您選擇的代理機(jī)構(gòu)或者律所是否在申請啟動前，告知您美國商標(biāo)申請有三種不同的申請基礎(chǔ)（Filing Basis）

只有滿足了以下三種基礎(chǔ)之一才能最終獲得美國商標(biāo)注冊

1、以實(shí)際使用（ActualUse）為基礎(chǔ)提交商標(biāo)申請

商標(biāo)申請時(shí)，需要同時(shí)提供申請商標(biāo)的使用證據(jù)（即每個(gè)類別至少提供一張標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品照片或服務(wù)宣傳手冊），以及該申請商標(biāo)在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）。需要注意的是，這里所說的“使用”是指該申請指定的所有商品/服務(wù)都有使用。

2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請

意圖使用是指申請商標(biāo)雖然在提交申請時(shí)尚未在美國實(shí)際使用，但是申請人真誠地（BonaFide）計(jì)劃將在美國使用該申請商標(biāo)。根據(jù)美國商標(biāo)法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎(chǔ)提交的美國商標(biāo)申請，待該申請通過審查后，自下發(fā)核準(zhǔn)通知書（Notice ofAcceptance）之日起最長三年內(nèi)（每6個(gè)月延續(xù)一次），必須提交申請商標(biāo)在美國真實(shí)使用的聲明以及使用證據(jù)和使用時(shí)間。否則，該商標(biāo)申請不僅無法獲得注冊而且還會被視為自動放棄（Abandoned）。

3、以國內(nèi)注冊（HomeRegistration）為基礎(chǔ)提交申請

此種提交基礎(chǔ)，要求申請人在申請美國商標(biāo)之前必須首先在中國獲得相同商標(biāo)在相同商品/服務(wù)上（注：國內(nèi)注冊證核準(zhǔn)的商品/服務(wù)的項(xiàng)目必須大于或等于擬在美國申請保護(hù)的商品/服務(wù)項(xiàng)目）的商標(biāo)注冊，且該國內(nèi)注冊證需要公證。

二、您選擇的代理機(jī)構(gòu)或者律所是否在申請?zhí)峤磺埃峁┠唐?/span>/服務(wù)項(xiàng)目的選擇及修改建議

商品/服務(wù)項(xiàng)目的選擇建議：雖然美國不限制提交申請的商品/服務(wù)項(xiàng)目的個(gè)數(shù)，但是由于美國商標(biāo)法推崇“真實(shí)使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務(wù)時(shí)需要限定為企業(yè)確實(shí)在美國生產(chǎn)銷售的商品或者提供的服務(wù)，不可認(rèn)為提交的商品/服務(wù)項(xiàng)目越多，商標(biāo)在美國的保護(hù)范圍就越廣。恰恰相反，即便商標(biāo)已經(jīng)在美國成功獲得注冊，但是只要任何第三方就核準(zhǔn)的一項(xiàng)或部分商品/服務(wù)項(xiàng)目沒有在美國使用提出質(zhì)疑并提供相應(yīng)證據(jù)，且被美國上訴審判委員會（TTAB）認(rèn)可，則該商標(biāo)注冊將被全部撤銷（而非僅僅被質(zhì)疑的部分商品/服務(wù)項(xiàng)目），且申請人的法人或者其他高管因虛假聲明可能被判罰。

商品/服務(wù)項(xiàng)目的修改建議：美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其對申請的商品/服務(wù)項(xiàng)目往往比國際尼斯分類中的商品/服務(wù)項(xiàng)目要求更加細(xì)化和具體。比如，“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”是尼斯分類中規(guī)范的商品項(xiàng)目，但是該項(xiàng)商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”的范圍太寬泛，需要進(jìn)一步具體到“鍵盤、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機(jī)等等”。另外，美國商標(biāo)申請的駁回比例中有很大一部分是因?yàn)樯唐?/span>/服務(wù)項(xiàng)目描述不規(guī)范，而恰恰這部分“駁回風(fēng)險(xiǎn)”是一個(gè)好的代理人或者律師能幫您有效避免，不僅可以大大縮短申請商標(biāo)的注冊授權(quán)時(shí)間，而且也可以節(jié)約高昂的駁回復(fù)審費(fèi)用。

三、您選擇的合作伙伴是否在商標(biāo)注冊后，提供您維護(hù)美國商標(biāo)注冊有效性的建議

1、商標(biāo)“續(xù)用聲明”（Section8 Declaration）

美國商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并不意味著放棄該商標(biāo)。否則，自注冊日滿六年時(shí)，美國專利商標(biāo)局將主動撤銷該商標(biāo)注冊。

2、無可爭辯性權(quán)利（Section 15Declaration of Incontestability）

美國商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使真實(shí)用其注冊商標(biāo)，注冊人可以申請獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項(xiàng)無可爭辯性的商標(biāo)注冊可以成為注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方不得以該商標(biāo)缺乏顯著性為由，要求美國上訴審判委員會撤銷該商標(biāo)注冊。對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項(xiàng)規(guī)定十分有意義，大大加強(qiáng)了注冊商標(biāo)的穩(wěn)定性。

3、商標(biāo)續(xù)展以及商標(biāo)“續(xù)用聲明”（CombinedSection 8 Declaration and Section 9 Renewal ）

美國注冊商標(biāo)的有效期為10年，從注冊之日起計(jì)算。自有效期屆滿之日前六個(gè)月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國專利商標(biāo)局提交續(xù)展申請。與其他國家不同的是，注冊商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請的同時(shí)，還需要提交續(xù)用聲明（詳情請見上述1）。缺少任何一個(gè)程序，都會使注冊商標(biāo)失效或者被撤銷。

綜上，看似一件簡單的商標(biāo)申請，其中卻包含了代理人或者律師豐富的經(jīng)驗(yàn)和高水平的專業(yè)素養(yǎng)。道理其實(shí)很簡單，中國古話說的好“好貨不便宜，便宜無好貨”。一位好的代理人或者律師，不僅可以為您節(jié)約高昂的費(fèi)用，還可以節(jié)省商標(biāo)授權(quán)時(shí)間，為您產(chǎn)品或者服務(wù)盡早進(jìn)入國際市場“報(bào)價(jià)護(hù)航”。