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注冊美國商標(biāo)后需要注意的問題

注冊美國商標(biāo)可以保護(hù)商標(biāo)在美國的使用權(quán)利，美國商標(biāo)不是注冊后就完事，它有一些需要注意的事項，鷹飛國際介紹注冊美國商標(biāo)后需要注意的問題。

一、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明

美國商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊商標(biāo)，注冊人應(yīng)于注冊后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。

在實踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊人都沒有注意或重視此項規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標(biāo)因沒有及時提交繼續(xù)使用證明而被撤銷。

商標(biāo)所有人和從業(yè)者必須注意有關(guān)商標(biāo)的“真實使用意圖”這一問題，切實了解收集整理有關(guān)證明每項申請/注冊中的每項商品或服務(wù)的使用意圖以及商標(biāo)實際使用的材料的重要性。

在美國，無論在第44（e） 條或是在馬德里協(xié)議（the Madrid Protocol）項下，商標(biāo)申請人在根據(jù)其使用意圖或一項外國注冊提交申請時必須聲明其使用某一商標(biāo)的真實意圖。如果申請中要求的貨物和服務(wù)比在美國背景中使用某一商標(biāo)的真實意圖寬泛，則該申請易受到抨擊。所有注冊者都必須定期證明其持續(xù)使用注冊中所要求的所有貨物和服務(wù)或刪除未使用的貨物和服務(wù)。盡管有這些規(guī)定，仍常常可以發(fā)現(xiàn)這樣的情況，即申請中要求較寬泛的貨物和服務(wù)類別，而其中包括一些申請者并無意在美國提供的貨物和服務(wù)。近期的動態(tài)使得這一并非不尋常的做法冒有更大的風(fēng)險。

在Bauer Bros. LLC V. Nike， Inc. 一案中，耐克公司和Bauer Bros. LLC 之間就使用于服裝上的“DON’T TREAD ON ME”商標(biāo)的爭議突出了保存首次使用以及目前正在使用商標(biāo)證據(jù)的重要性。Bauer 聲稱先于耐克對該商標(biāo)的應(yīng)用，于2004 年首先使用該商標(biāo)，是“DON’T TREAD ON ME”商標(biāo)的注冊所有人。Bauer 起訴耐克不正當(dāng)競爭以及商標(biāo)侵權(quán)。耐克以欺詐為由提出反訴。但是Bauer 無法提供任何書面證據(jù)證明其從2004 年開始就銷售標(biāo)有該商標(biāo)的襯衫，并承認(rèn)其商標(biāo)在服裝中的應(yīng)用范圍實際比其可以證明的范圍要大。美國加利福尼亞南區(qū)地區(qū)法院認(rèn)定Bauer 不是在先使用者，宣布Bauer 的注冊自始至終無效，并駁回Bauer 提出的有關(guān)其有充分證據(jù)證明欺詐行為存在的簡易判決的動議。這一判決表明，對于每一種索賠貨物和服務(wù)而言，保存商標(biāo)被初次使用和繼續(xù)使用的證據(jù)極其重要。

為了評估及確保商標(biāo)注冊的正確性，美國專利商標(biāo)局USPTO修正了商標(biāo)申請實務(wù)規(guī)則。這一修正的目的在于確保美國取得的注冊商標(biāo)均有在美國使用所指定的商品或服務(wù)，以減少大眾費用及負(fù)擔(dān)。修正規(guī)則已于2012年6月21日生效。 此項修正規(guī)則立法目的為：（1）在于允許USPTO為了審查注冊后商標(biāo)使用（通常為5至6年）或合理未使用宣誓書可以要求商標(biāo)注冊人提出任何額外的商標(biāo)使用樣本（specimens）、信息或證明（2）允許USPTO 以二年期間進(jìn)行一項“試驗計劃（pilot program）”以證明商標(biāo)已經(jīng)使用于個別商品或服務(wù)，以評估或證明注冊正確性及誠實性。（3）調(diào)合申請前主張意圖使用的審查要求及注冊后主張持續(xù)使用的審查要求。 但并非全部注冊商標(biāo)都參與此計劃，為了避免對小型注冊人造成太大經(jīng)濟(jì)沖擊，只有500 個注冊商標(biāo)必須在提宣誓書時被隨機(jī)篩選參加為期二年的試驗計劃，只占總數(shù)不到1% 。此二年計劃設(shè)有落日條款， 將于修正生效日二年后終止。該計劃終止后，USPTO若認(rèn)為合理需要于審查宣誓書可以要求注冊人提出額外的商標(biāo)使用樣本、信息或證明。 在此計劃下，實務(wù)上：（1）審查員有權(quán)針對注冊后商標(biāo)使用 （通常系 5至6年或延展）或合理未使用宣誓書可以要求商標(biāo)申請人或注冊人提出任何額外的商標(biāo)使用樣本（specimens）、信息或證明（2）要求注冊人基于最初商標(biāo)實際使用申請或意圖使用的主張使用申請或注冊商標(biāo)變更所指定的商品提出不只一項的商標(biāo)使用樣本（3）USPTO 啟動 “試驗計劃”，針對依第8 條及第 71 條 （馬德里協(xié)定）宣誓書延展的注冊商標(biāo)，資深審查員會以隨機(jī)篩選方式選取其中 500個注冊商標(biāo)并發(fā)給官方處分書，該處分會要求每一類商品或服務(wù)必須提供2個額外的使用證據(jù)，以證明注冊商標(biāo)確實有使用于所指定的商品或服務(wù)。（4）如果注冊人提出答辯但未提供商品或服務(wù)使用證據(jù)，該商品或服務(wù)就會被刪除；同時會觸發(fā)審查員進(jìn)一步要求提供其它或全部商品或服務(wù)的使用證據(jù)。如果注冊人未在期限內(nèi)提出答辯，該商標(biāo)將被撤銷。

由于美國商標(biāo)申請制度以商標(biāo)使用為基礎(chǔ)，因此在美國提出商標(biāo)申請時，指定商品或服務(wù)的使用證據(jù)就變得相當(dāng)重要。根據(jù)前述修正規(guī)則，不當(dāng)填寫或任意指定未使用的商品或服務(wù)，但日后并未使用或并無保留商品或服務(wù)的使用證據(jù)，若被篩選為參加 “試驗計劃”的或?qū)彶閱T基于合理需要要求檢附商品或服務(wù)使用證據(jù)的，例如：明明為手機(jī)制造商，其商標(biāo)卻指定使用手機(jī)外的其他商品，審查員有可能會進(jìn)一步要求提供其它或全部商品或服務(wù)的使用證據(jù)，在此情況下，注冊人有可能因為無法臨時安排或制作部分或全部商品或服務(wù)的使用證據(jù)而被撤銷商標(biāo)注冊，甚至于影響其在美國正常銷售商標(biāo)的其他商品或服務(wù)保護(hù)。

二、無可爭辯性（Incontestability）的權(quán)利

美國商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊人自商標(biāo)注冊之日起連續(xù)五年在美國使用其注冊商標(biāo)，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權(quán)利。一項無可爭辯性的注冊可以構(gòu)成注冊人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標(biāo)注冊。

對于真正有在美國銷售其產(chǎn)品的注冊人來說，此項規(guī)定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權(quán)利來保護(hù)自己的注冊商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。

三、續(xù)展

美國注冊商標(biāo)的有效期為10年，從注冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國專利商標(biāo)局提交續(xù)展申請。

與其他國家不同的是，注冊商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請的同時，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國專利商標(biāo)局將撤銷該商標(biāo)注冊。

美國商標(biāo)申請注冊程序相對復(fù)雜，對于準(zhǔn)備在美國申請商標(biāo)的中國企業(yè)或個人，在提交申請前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見，確保商標(biāo)的順利注冊；已經(jīng)申請美國商標(biāo)或者已獲得美國注冊商標(biāo)的中國企業(yè)或個人需要重視并及時關(guān)注自己商標(biāo)的最新狀態(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷。